Het vastleggen van een merknaam
De bedrijfsnaam van een onderneming is een essentieel asset dat zorgvuldig beschermd dient te worden. Het enkel voeren van een naam is onvoldoende om merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen. Veel ondernemingen realiseren zich pas in een laat stadium het belang van merkrecht, vaak nadat een concurrent producten aanbiedt onder een soortgelijke of gelijkende naam.
Om een merkrecht te verkrijgen, is het noodzakelijk om de merknaam formeel te laten registreren als merk. Merken kunnen geregistreerd worden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het European Union Intellectual Property Office (EUIPO), maar ook in lokale jurisdicties buiten de Europese Unie is dit mogelijk.
Zonder registratie bestaat in beginsel geen merkenrechtelijke bescherming en ontbreekt bovendien de mogelijkheid om effectief op te treden tegen een inbreukmakende partij.
Inbreuk en nu?
Wat doe je als jouw onderneming wordt geconfronteerd met een merkinbreuk? In de praktijk bestaat soms de neiging om een (vermeende) inbreuk eerst aan te kijken en een afwachtende houding aan te nemen. De gedachte is dat het probleem zich mogelijk vanzelf oplost, doordat een nieuwe concurrent zijn activiteiten niet voortzet of de markt verlaat. In veel gevallen werkt deze afwachtende houding echter contraproductief.
Wanneer een concurrent een sterk overeenstemmende merknaam gebruikt, kan het uitblijven van optreden leiden tot toenemende verwarring in de markt en een geleidelijke verwatering van de onderscheidende kracht van het eigen merk.
Daarnaast heeft handhaving niet uitsluitend een corrigerende functie ten aanzien van een concrete inbreuk, maar ook een belangrijke normstellende werking richting de markt. Ondernemingen die hun rechten actief beschermen, onderstrepen de waarde van hun merkrechten en werken preventief ten opzichte van potentiële inbreukmakers. Niet iedere inbreuk rechtvaardigt direct een procedure, maar vrijwel iedere inbreuk vereist wél een bewuste en strategisch onderbouwde keuze.
Handhavingsinstrumenten
De handhaving van merkrechten vangt in veel gevallen aan met een sommatiebrief, waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd het inbreukmakende handelen te staken en gestaakt te houden. Daarbij wordt doorgaans verzocht om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en kunnen aanvullende afspraken worden voorgesteld. Een dergelijke benadering kan resulteren in een snelle minnelijke regeling. Juist in deze fase kan tijdig optreden cruciaal zijn om verdere schade en escalatie te voorkomen.
Indien partijen geen overeenstemming bereiken, kan een gerechtelijke procedure volgen. In spoedeisende gevallen biedt het kort geding een effectief instrument om op korte termijn een inbreukverbod te verkrijgen. Daarnaast kunnen de volgende vorderingen worden ingesteld:
- recall en/of vernietiging van inbreukmakende producten;
- vergoeding van geleden schade;
- vergoeding van (volledige) proceskosten op grond van het IE-proceskostenregime;
- afdracht van door de inbreukmaker genoten winst.
Daarnaast kunnen merkrechten via een administratieve procedure, onder meer bij het BOIP en EUIPO, worden gehandhaafd. Hiermee kan een merkrechthouder ageren tegen een inbreukmakend merk door een verzoek tot doorhaling van het merk in te dienen.
Conclusie
Een sterke merkpositie begint bij tijdige en correcte registratie van merkrechten. Zonder registratie ontbreekt in beginsel niet alleen de juridische basis voor bescherming, maar ook de mogelijkheid om effectief tegen inbreuken op te treden. Indien vervolgens sprake is van een inbreuk op merkrechten, is tijdig, doortastend en strategisch optreden van wezenlijk belang. Daarmee kunnen schade en verdere aantasting van de exclusiviteit en commerciële waarde van het merk effectief worden beperkt.
Heb je vragen over de registratie van jouw merk, een (mogelijke) merkinbreuk of wil je jouw bewijspositie laten beoordelen? Wij adviseren, registreren en procederen. Neem gerust contact met ons op.
